El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Perú desestimó el recurso de apelación interpuesto por la empresa McDonald’s, que impugnó el registro de una marca por considerar que podía asociarse a la suya por su similitud. De este modo, confirmó la resolución administrativa que estimó la legalidad del registro solicitado al considerar que la marca solicitada no incurría en un aprovechamiento indebido del renombre de McDonald’s y que no existía riesgo de asociación por confusión, por ofrecer distintos servicios.
Según se narra en los hechos, un hombre solicitó registrar la marca “MC HAPPY BAR”, para ser utilizada en su emprendimiento ligado a los servicios de barman y barwoman con fines recreativos, en eventos de discotecas y matrimonios. Recalcó que su rubro no era la elaboración de alimentos o comida rápida. Sin embargo, McDonald’s presentó una oposición que fue rechazada en primera instancia, autorizándose el registro del signo solicitado.
La empresa apeló la decisión aduciendo que el signo “MC” de la marca solicitada reproducía las letras “MC de su marca notoria y presentaba la misma pronunciación”. Agregó que la denominación BAR era descriptiva, en tanto que la denominación HAPPY o la expresión “HAPPY BAR” hacía alusión al happy hour disponible en un bar, de modo que, a su juicio, carecía de distintividad. Por último, alegó que la marca era susceptible de generar riesgo de confusión y un “aprovechamiento injusto de su prestigio”.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad. En el presente caso, conforme se ha señalado en la norma los servicios que el signo solicitado pretende distinguir están incluidos en los que la marca notoria distingue y efectuado el examen comparativo no resultan semejantes. En consecuencia, no existe riesgo de que el público consumidor o usuario considere que entre el solicitante y la titular de la marca notoria hay algún tipo de vinculación comercial lo que determinaría que no exista riesgo de asociación”.
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Comprueba que, “(…) la buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por la titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad”.
Agrega que, “(…) sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo
El Tribunal concluye que, “(…) la doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso y confirmó la resolución impugnada en todas sus partes. De este modo, el hombre podrá registrar su marca en los términos señalados.
Vea sentencia Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Perú.