En el ámbito de los registros marcarios no es extraño encontrarse con famosos que, de manera judicial o extrajudicial, buscan proteger sus intereses en contra de terceros que intentan registrar como marca sus nombres o nombres similares a los suyos. Un caso, que ya ha sido tratado en una columna anterior, es el de “Miel Gibson”.
En lo que concierne a este tipo de casos, hay un caso reciente que ha alcanzado notoriedad: el de “Maikel Pérez Jackson”. Este caso involucra a Cristian Henríquez y su parodia del fallecido «Rey del Pop», Michael Jackson. Henríquez, un comediante chileno conocido por su participación en el programa «Morandé con Compañía», creó el personaje de «Maikel Pérez Jackson» en 2018, cuya popularidad llevó a Henríquez a intentar registrar el nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en 2020.
Frente a esa solicitud de registro de marca, la sociedad titular de los derechos de Propiedad Intelectual perteneciente a los herederos del fallecido artista y cantante Michael Jackson (Triumph International INC.) presentó una demanda de oposición en 2021 para impedir este registro. La oposición se fundamenta en las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras c), f), g) y k) de la ley N° 19.039. A pesar de lo sostenido en el escrito de oposición, INAPI rechazó la demanda de oposición y concedió el registro solicitado, fundando su rechazo en que no se configuraron en el presente caso las causales de irregistrabilidad de las letras c), f), g) ni k) alegadas por Triumph International INC.
En primer lugar, en relación a la causal de irregistrabilidad de la letra g), INAPI sostiene que “si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada y goza de fama y notoriedad en el extranjero en la clase 41, de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí. Lo anterior, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. En efecto, se trata de conjuntos marcarios que si bien se asemejan en las expresiones MICHAEL o MAIKEL, y en el término JACKSON, la utilización en la marca pedida del complemento PEREZ, permite distinguir una marca de otra”.
En segundo lugar, INAPI al pronunciarse sobre la causal de la letra f), decide que se rechaza “por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la procedencia empresarial de los servicios que pretende distinguir”.
Continúa INAPI refiriéndose a la causal de la letra k), rechazando en este punto la oposición al establecer que “la prueba que obra en autos no es a juicio de este tribunal suficiente para acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad. Que si bien el actor acompañó copia de registros de su marca a nivel internacional, publicidad, sumado a artículos de prensa que hacen mención a sus productos y servicios, no es posible concluir de dicha documentación, alguna acción u omisión realizada por parte del demandado que atente contra los principios que informan la competencia leal y ética mercantil. Por otro lado, la marca pedida solo se trata de una parodia respecto a un artista de renombre mundial, conducta que no atenta contra los principios enunciados anteriormente”.
Por último, INAPI rechaza el escrito de oposición en lo que concierne a la causal de irregistrabilidad de la letra c), en atención a que “se desprende que el sentido y alcance de la expresión utilizada por el artículo 20 letra c) comprende tanto el nombre de pila como el patronímico, por lo que no se dan los presupuestos invocados por el oponente que permitan configurar en la especie la causal de irregistrabilidad alegada”.
Ante el rechazo de la demanda de oposición de INAPI, TRIUMP INTERNATIONAL INC. presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (en adelante “TDPI”). El TDPI, en la sentencia Rol N°80-2024, confirma la sentencia apelada teniendo presente los siguientes argumentos: En relación a la causal de irregistrabilidad de la letra c), expone que “cabe tener presente que el nombre comprende tanto el nombre de pila como el patronímico, por lo que, en el presente caso, no se dan los presupuestos invocados por el oponente, ya que “MAIKEL PÉREZ JACKSON” difiere de “MICHAEL JACKSON” de la misma forma que “IVÁN LOPEZ ZAMORANO” podría hacerlo respecto de “IVÁN ZAMORANO” (considerando primero) y que “tratándose de signos distintos, no se advierte motivo para estimar que el otorgamiento del signo pedido vaya a representar riesgo error o engaño para los consumidores” (considerando segundo); respecto a la causal de la letra g), sostiene que “para que dicha causal se configure debe tratarse de signos que se asemejen en términos de poder ser confundidos, cuestión que no ocurre en la especie”(considerando tercero); y, por último, en relación a la causal de la letra k), “se comparte lo resuelto por el sentenciador de primer grado en cuanto estimó que la prueba que obra en autos no resulta suficiente para acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal”(considerando cuarto).
Cabe destacar que la sentencia del TDPI contó con un voto en contra, que estuvo por revocar la sentencia de INAPI, por los siguientes argumentos: “que, existen semejanzas gráficas y fonéticas entre el signo solicitado a registro “MAIKEL PÉREZ JACKSON” y la marca oponente “MICHAEL JACKSON”, la cual se encuentra reproducida en la expresión solicitada en su aspecto fonético, puesto que “MAIKEL” corresponde precisamente a la forma de pronunciarse el nombre “MICHAEL”, mientras que la incorporación del elemento PÉREZ ubicado en lugar intermedio se diluye en su estructura y pierde preponderancia frente a la marca “MICHAEL JACKSON”” (considerando primero); que “no se puede pasar por alto que “MICHAEL JACKSON” fallecido artista, cantante y bailarín, goza de una extensa fama y notoriedad a nivel mundial, lo cual fue acreditado en autos por el oponente y reconocido también por el fallo de primera instancia, mediante abundante documentación, que incluye una familia de registros obtenidos en el extranjero en Estados Unidos, Unión Europea, México, Canadá Italia, Alemania, Australia, Dinamarca entre otros, para distinguir servicios de la misma clase 41” (considerando segundo); que “existe una evidente relación de coberturas existente, entre los servicios solicitados en clase 41 “de artistas del espectáculo, espectáculos en vivo, producción de espectáculos y programas en vivo”, con los registrados en la misma clase, sumado a la similitud en las marcas, todo lo cual inducirá a los usuarios en confusión, error o engaño respecto a verdadero origen empresarial de los servicios” (considerando tercero); y, por último, “no consta en autos autorización o licencia alguna otorgada por parte del oponente, para la utilización de dicho signo, lo cual podría sugerir la existencia de un vínculo lo cual no es realmente efectivo, lo que induce a engaño a los consumidores” (considerando cuarto).
Dado el rechazo del recurso de apelación deducido ante el TDPI, TRIUMP INTERNATIONAL INC. presentó un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema (en adelante “CS”). La CS, en la sentencia Rol N°11570-24, rechaza el recurso interpuesto por la recurrente en atención a que “no denuncia qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, sino que más que nada, -como se dijo-, manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes” (considerando tercero) y que “al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, premisas fácticas que claramente no permiten entender configurada la infracción de ley denunciada en el líbelo” (considerando quinto).
Es posible imaginar que, probablemente, este no sea el último caso de famosos que busquen proteger sus intereses en contra de terceros que intentan registrar como marca sus nombres o nombres similares a los suyos. En este sentido, cabe destacar que se está tramitando ante el TDPI una causa que se inició en INAPI por el registro de la marca “LISTAILOR” a la que se opuso “THE ELIZABETH TAYLOR COSMETICS COMPANY”, caso que será tratado en una próxima columna cuando se haya terminado su tramitación. (Santiago, 18 de mayo de 2024)