En el ámbito de los nombres de dominio y de registros marcarios no es extraño encontrarse con famosos que, de manera judicial o extrajudicial, buscan proteger sus intereses en contra de terceros que intentan registrar nombres de dominio o marcas con sus nombres o nombres similares a los suyos. Un caso, que ya ha sido tratado en una columna anterior, es el de “Miel Gibson” o el de “Maikel Pérez Jackson”.

En lo que concierne a este tipo de casos, hay uno reciente que ha alcanzado notoriedad: el de “Pedro Piscal”. La historia (que se puede consultar aquí) de David Herrera, el creador de la marca, cuenta que a fines de 2022 en una fiesta de cierre de año, se estaba tomando una piscola junto a amigos y familiares, cuando se le ocurrió crear una nueva marca de pisco.

En marzo de 2023, David solicitó el registro de la marca “PEDRO PISCAL” ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante “INAPI”). Se publicó en el Diario Oficial y pasó el plazo de 30 días para que un tercero presentara una demanda de oposición, pero esto no pasó.

Ya en agosto del mismo año, se le concedió a David el registro de la marca “PEDRO PISCAL” en las clases 33 (para aguardiente de uva) y en la 35 (que corresponde a administración y gestión de negocios) por un tiempo de 10 años. Además, en septiembre de 2023, se registró por parte de David el nombre de dominio pedro-piscal.cl.

En octubre de 2023, David recibió un correo de los abogados que representan a Pedro Pascal, en el que, según David, le solicitaban la cesión del nombre de dominio de pisco-piscal, para evitar una posible demanda y proceso judicial. Herrera respondió que no estaba interesado, ya que era un proyecto personal el que estaba pronto a estar listo. Le llegó otro correo, esta vez le ofrecían $2.000 dólares (casi dos millones de pesos chilenos) por la marca y el dominio “pedro-piscal.cl”, pero nuevamente lo rechazó.

La primera controversia en este caso se suscita en materia de nombres de dominio. Con fecha 3 de febrero de 2024 los abogados de Pedro Pascal presentaron una demanda arbitral de revocación temprana en la que alegaron, en síntesis, lo siguiente: que el Sr. JOSÉ PEDRO BALMACEDA PASCAL, conocido mundialmente como PEDRO PASCAL, ha tenido participación en distintas series y películas; tiene también presencia en redes sociales, como su perfil oficial en Instagram con más de 8,4 millones de seguidores; que a fin de proteger su imagen comercial, el Revocante inscribió los nombres de dominio PEDROPASCAL.CL y PEDRO-PASCAL.CL; se ha preocupado de resguardar su marca comercial “PEDRO PASCAL” de acuerdo a la ley N°19.039, que distingue productos y servicios en clases 03, 25, 28 y 41 del Clasificador Internacional de Niza; alega sobre la contravención de sus derechos válidamente adquiridos sobre su marca comercial, sus nombres de dominio, su nombre y fama y el uso que hace de dichos signos en el tráfico económico, ya que estos se encuentran reproducidos en su totalidad dentro del nombre de dominio en disputa, <PEDRO-PISCAL.CL> con una mínima e imperceptible modificación, lo que provocará error, confusión y/o engaño en los usuarios de Internet, respecto de su procedencia empresarial; el nombre de dominio <PEDRO-PISCAL.CL> no tiene página web activa, lo cual además de demostrar falta de interés legítimo en el uso de este por parte de la contraria; el dominio en disputa constituye, además, un inadmisible atentado a la reputación de la Revocante, antecedente que debe ser tomado en cuenta toda vez que el nombre de una persona y su reputación encuentran protección en la ley 20.169, específicamente los artículos 3 y 4; solicita que el caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED y que se analice a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del interés preferente; el Revocante posee un interés preferente para ser detentador del nombre de dominio en disputa, en base a la solicitud marcaria que realizó y los nombres de dominio que posee y, debido al derecho que tiene sobre su nombre, al ser un atributo de la personalidad; se refiere a la infracción de derechos válidamente adquiridos, expone sus requisitos y argumenta que la solicitud de inscripción de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido – sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo – por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados, siempre que el titular de dicha solicitud carezca de derechos o intereses legítimos pertinentes; argumenta sobre la dilución de la imagen comercial o marcaria; y sobre el orden público económico.

El titular del nombre de dominio, David Herrera, contestó la demanda argumentando, en síntesis, lo siguiente: que el revocante plantea una serie de argumentos absolutamente alejados de la realidad, tomándose la atribución de determinar que la fama de su representado, lo autoriza a registrar marcas y dominios los cuales arbitrariamente asume como de su propiedad o con un mejor derecho, sin detenerse a analizar los casos en su conjunto; el Titular inscribió el dominio en disputa con antelación a las inscripciones “pedropascal.cl” y “pedro-pascal.cl”, sin considerar que es dueño del registro marcario PEDRO PISCAL en su calidad de mixta, bajo el N°1537612, de fecha 21 de marzo de 2023, registro que distingue “aguardiente de uva, clase 33 y administración y gestión de negocios, de la clase 35”, solicitud que fue publicada en el Diario Oficial del 9 de junio de 2023, la que no fue objeto de oposición alguna por parte de terceros como tampoco recibió observaciones del fondo de INAPI; el Titular no ha realizado publicidad o distribuida información alguna que relaciones su marca PEDRO PISCAL con el nombre del actor PEDRO PASCAL; que el Revocante recién con fecha 8 de noviembre de 2023 solicitó la inscripción de la marca PEDRO PASCAL bajo el N°1564593, para distinguir productos de las clases 3, 25, 28 y servicios de la clase 41, mucho tiempo después del registro de marca de la Titular, otorgado el 23 de agosto de 2023; que las clases solicitadas no guardan relación con el interés del revocante, sin existir coincidencia alguna por lo que, dado el principio de especialidad de las marcas, no puede existir conflicto de tipo alguno; en relación con el argumento del Revocante que se trataría de un personaje famoso, este hecho no lo faculta para registrar su nombre en forma indiscriminada.

Ante lo expuesto y probado por las partes, el Juez Árbitro acoge la demanda de revocación presentada, ordenando que se revoque la asignación del nombre de dominio <PEDRO-PISCAL.cl> a DAVID ALBERTO HERRERA VIDAL asignándosela al Revocante Sr. JOSÉ PEDRO BALMACEDA PASCAL, en atención a los siguientes argumentos: que ambas partes han presentado sus argumento y pruebas para demostrar tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto (considerando tercero); que de la revisión hecha en la base de datos de NIC Chile se pudo observar la existencia de un registro de nombre de dominio <pedro-piscal.cl> del Titular como una página inactiva y que los dominios pedropascal.cl y pedro-pascal.cl del Revocante, también aparecen como páginas inactivas (considerando cuarto); que se constató la existencia de registros marcarios en trámite tanto de la Revocante con el signo PEDRO PASCAL y PEDRO-PASCAL, como de la Titular sobre el signo PEDRO PISCAL (considerando quinto); que en relación al punto 14  de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio .CL y al Código de Buenas Prácticas dictados por la Cámara de Comercio de Santiago, el árbitro establece que es posible presumir que exista una conducta que atenta contra la ética mercantil, lo que de acuerdo a las máximas de la lógica y de la experiencia, se observa que el dominio <pedro-piscal.cl> resulta cuasi idéntico a los signos y nombre por el que es reconocido masivamente el Revocante y que es posible presumir que los usuarios consumidores de estos productos puedan sufrir confusión respecto del sitio que visitan y la pertenencia del mismo (considerando sexto); que es posible sostener que la asignación del nombre de dominio al Titular puede causar perjuicio al Revocante, toda vez que de los puntos anteriores se desprende que el nombre de dominio en disputa se asociaría o remitiría en el público usuario, al Revocante Sr. JOSÉ PEDRO BALMACEDA PASCAL, conocido masivamente como PEDRO PASCAL (considerando séptimo); constata que no existe una definición del “interés preferente” y recurre a las definiciones de la RAE, concluyendo que este es el  ánimo que se posee con superioridad sobre algo, es decir, que lo que debe establecer es el nivel de importancia y apego que se tiene sobre algo para determinar sus derechos sobre el mismo y que, en este caso, hay que establecer y comparar el ánimo que posee el Revocante respecto al Titular sobre el dominio en disputa y que dicho interés preferente se ve representado en los registros marcarios y dominios del Revocante estructurados en base al signo famoso y notorio PEDRO PASCAL, que además corresponde a su nombre a través del cual es ampliamente reconocido (considerando octavo); reconoce que el Titular no actuó de mala fe al solicitar para sí el registro del dominio <PEDRO-PISCAL.CL>, ya que no existen elementos que permitan concluir necesariamente que haya hecho la referida solicitud con plena intención de desviar clientela o aprovecharse directa o indirectamente de la marca del Revocante (considerando noveno); para finalizar concluyendo que  le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio <PEDRO-PISCAL.CL> al Revocante JOSÉ PEDRO BALMACEDA PASCAL (considerando décimo).

La segunda controversia en este caso se suscita en materia de marcas. Con fecha 3 de marzo de 2024 los abogados de Pedro Pascal presentaron una demanda de nulidad ante INAPI para anular el registro de la marca “PEDRO PISCAL”, previamente concedida a David Herrera, quien presentó su contestación con fecha 17 de mayo del presente año. Hay que destacar que este caso está actualmente en tramitación, por lo que se dejará su exposición para una próxima columna.

Es posible imaginar que seguiremos viendo casos de famosos que busquen proteger sus intereses en contra de terceros que intentan registrar nombres de dominio o marcas con sus nombres o nombres similares a los suyos. Casos como el que se comenta en esta columna son un recordatorio, para todos aquellos que creen un nombre de dominio y/o una marca, de asesorarse adecuadamente para tener una mayor posibilidad de éxito en sus registros de nombres de dominio y de sus marcas. (Santiago, 6 de junio de 2024)