Frecuentemente se piensa que para que una invención sea patentable esta debe superar lo que ya existe. Es decir, la invención debe generar mejores resultados, ser más eficiente o más eficaz. La buena noticia es que esto no es así. La mala noticia es que esta creencia tiende a inhibir la generación y desarrollo de propiedad industrial respecto de muchas invenciones que no suponen una mejora respecto de lo conocido. Más aún, puede desalentar la ejecución de proyectos innovadores en diversos ámbitos y contextos, tanto a nivel de personas naturales, como en empresas privadas, centros de investigación y desarrollo, universidades, sector público, entre otras instancias de generación de conocimientos y/o negocios.

Para abordar este tema es necesario definir qué es una invención en términos de propiedad industrial y cuáles son los requisitos que debe cumplir para ser patentable. Según el Artículo 31 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, “se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial”. Para ser patentable, una invención debe presentar diferencias respecto de lo que ya se conoce (requisito de novedad), dichas diferencias no pueden ser derivables de manera obvia por una persona normalmente versada en la materia (requisito de nivel inventivo) y debe ser útil para resolver un problema de la industrial (requisito de aplicación industrial).

De lo anterior se desprende que no existe formalmente ningún requisito sustancial de patentamiento vinculado al nivel de desempeño de una invención. Cuando una invención cumple cabalmente con los requisitos de novedad y nivel inventivo, presentando diferencias claras y no obvias respecto de lo conocido, y demuestra resolver un problema práctico, su nivel de desempeño o efectividad no constituyen elementos relevantes para evaluar su patentabilidad. Como suele suceder, existen algunas excepciones a la regla, en las que el desempeño o función de una invención cobra importancia para su patentamiento. Esto sucede, por ejemplo, con un subgrupo específico de invenciones denominadas “de selección” y “de nuevos usos”. Sin embargo, las patentes de ese tipo representan situaciones particulares.

En línea con lo señalado, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) reconoce de manera explícita, mediante el concepto de “soluciones alternativas”, la independencia del potencial de patentamiento de una invención respecto de su nivel de desempeño.

De acuerdo con Inapi, en la última versión de sus Directrices de Examen y Procedimiento de Registro de Patentes, publicadas el 2 de noviembre de 2022, una solución alternativa es aquella en la que se alcanza el mismo resultado que el estado de la técnica, sin mostrar que exista alguna ventaja evidente. Una solución alternativa es patentable siempre y cuando cumpla con los requisitos formales de patentamiento, y no constituya un mero equivalente técnico, es decir que no realice la misma función, y con el mismo efecto o resultado que un elemento o medio conocido.

A modo de ejemplo, consideremos el caso de un nuevo fármaco antiviral desarrollado por una empresa farmacéutica. Dicho fármaco presenta un efecto antiviral comparable o similar al de otros fármacos antivirales conocidos, tanto en la literatura como en el mercado. Sin embargo, se trata de una molécula con una estructura química muy distinta a la de los antivirales conocidos, y cuyas características no han sido asociadas con funciones antivirales en el pasado. Este fármaco podría cumplir cabalmente con los requisitos de patentamiento, y ser susceptible de protección industrial mediante patente, sin presentar ventajas particulares o una mayor eficacia. Se trataría de una solución alternativa patentable, que podría penetrar mercados y aumentar la oferta, variedad y disponibilidad de soluciones antivirales.

Al momento de formular y diseñar una solicitud de patente, es de gran relevancia identificar si la invención en cuestión constituye una solución alternativa. Frente a la ausencia de diferencias en términos de desempeño respecto del estado del arte, se requiere poner especial énfasis y sustento en las características diferenciadoras propias de la invención. Esto puede significar diseñar y ejecutar pruebas de caracterización rigurosas y suficientes antes de solicitar formalmente un derecho de patente, teniendo a la vista y como referencia el estado del arte más cercano.

El desarrollo y protección industrial de innovaciones no debe inhibirse por el hecho de que no sean ventajosas. Basta con que sean novedosas, y que presenten diferencias no obvias, correctamente sustentadas, respecto de lo conocido, que les permitan resolver un determinado problema de una manera distinta.